第七节 代工纠纷

代工一些品牌，而这些品牌与国内同类商品的注册商标相同，但这些商品并不在国内销售，只销往国外，构成侵权吗？

【经典实例】

香港甲公司与德国乙公司、厦门丙公司侵犯商标权纠纷案

原告香港甲公司向厦门市中级人民法院提起诉讼，诉称被告二厦门丙公司向厦门海关申报出口的一批罐头产品上标示有ISKA标识，海关认定该批罐头侵犯了原告的商标专用权，作出没收并给以行政处罚的处理。另据原告调查，该批产品是被告一德国乙公司委托被告二厦门丙公司定牌加工生产的。据此，原告认为被告一、被告二共同侵犯了原告的商标专用权，诉至厦门市中级人民法院，要求两被告立即停止侵权、销毁侵权产品、赔偿损失。

经过法庭调查，法院查明涉案ISKA商标在中国大陆最早是由广西丁公司于2001年申请，2002年获得注册，2008年广西丁公司又将涉案商标转让给香港甲公司。并且，广西丁公司的法定代表人与原告香港甲公司的法定代表人苏某系亲生父子关系。法院进一步查明，德国乙公司早在原告商标申请之前就已经在希腊、俄罗斯、欧盟等国家注册、使用涉案商标，但未在中国大陆申请登记注册。德国乙公司从1997年开始长期委托中国大陆企业为其贴牌加工产品。并且，自1998年至2006年期间，原告的法定代表人（公司的唯一股东）苏某曾先后以包括广西丁公司在内的多家厂商的名义与被告德国乙公司签署合同，为德国乙公司贴牌生产产品（贴牌的商标均为涉案商标）。

法院作出一审判决，认为苏某通过其父亲开办的广西丁公司注册涉案商标的行为无疑是商标抢注行为，但是否应当撤销，应通过商标行政程序解决。但法院又特别指出，诚实信用是商业活动应遵循的基本原则，任何违反诚信的行为均不应受到法律保护。据此，法院作出驳回原告香港甲公司全部诉请的判决。一审判决后，原告上诉至福建省高级人民法院，福建省高级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

【律师观点】

代工生产也称OEM（Original Equipment Manufacturer），直译是“原始设备制造商”，俗称为“贴牌生产”。在我国，因理解不同、地域文化差异等因素，OEM又被称作“代工生产”“委托加工”“定牌制造”“生产外包”，等等。虽称谓各异，其本质都是品牌拥有者（委托方）委托生产企业（加工方）进行产品开发和制造，用委托方商标，由委托方销售的经营生产模式。这种经营模式在国际上已运作多年并行之有效。在定牌加工关系中，委托方和加工方应该按照法律的规定和双方的约定履行各自的义务、享受各自的权利。对于委托方来说，义务主要包括：在签订加工合同时，必须提供合法有效的商标注册证明等法律依据，当该法律依据发生争议或纠纷时委托方须承担举证的义务，另外，加工方按照合同约定在有效时间内提供符合标准、数量的产品，委托方须接受产品。对于加工方来说，其权利和义务与委托方是相对的，其义务主要包括：没有合同约定加工方不得擅自加工、超范围加工、超数量加工以及销售产品；接受行政执法机关关于涉嫌侵权问题的调查和检查等。

有一种特殊情况，委托方并没有取得加工方所在国的商标权，代工商品直接出口至委托方指定国家，并不在加工方所在国销售，这种代工行为是否侵权，存在争议。上述案例虽然认定代工生产不构成侵权，但主要是认定商标权利人有恶意抢注他人商标的行为，而这种行为违反诚实信用原则，所以不予保护。如果商标权利人不存在抢注行为，代工生产是否侵权，还没有定论。

【运用技巧】

法院如何认定代工第三方享有商标权商品的性质呢？根据目前了解到的情况，北京、上海等地法院认为，商标的基本功能是使消费者区分商品或服务的来源，所以消费者是否可能产生混淆是认定商标侵权的基本前提。OEM产品不在中国国内销售，不会引起中国消费者的混淆，所以不构成侵权。比较典型的是上海申达音响电子案，该案的一审及二审法院均认为：“商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其实质是对商标的识别功能的破坏，使得一般消费者对产品的来源产生混淆、误认。”据此认为涉案商品全部出口到国外，只在中国境内具有商品来源的识别意义，并不在中国境内发挥识别商品来源的功能，从而认定不构成侵权。浙江省高级人民法院却认为如果使用的商标相同就构成侵权，如果不相同，对是否近似要从严把控。福建省高级人民法院则认为应从严把控，如有合理抗辩理由，则不认定为侵权。

代工企业如何防范风险呢？提供代工生产的企业一定要看到委托方的商标注册证书。如果委托方无法提供，在签订合同时一定要明确侵犯商标权的一切法律责任由委托方承担，最大可能减少自己的法律风险。如果已经被起诉，尽可能将案件移送到北京、上海这些认为代工生产不侵权的法院，争取有利的判决。

个人认为，如果代工生产的商品不在国内销售，全部出口国外，不应当认定为商标侵权。因为混淆误认是构成商标侵权的必要条件，如果商品根本不在国内销售，就不存在混淆误认的可能性，认定侵权违反了商标法的宗旨。不能仅仅从法律条文本身确定商标是否侵权，还要考虑到行为是否侵犯了商标法所要保护的商标权利人的利益。

值得注意的是，2012年最高人民法院在一份关于株式会社良品计画与商评委的再审决定中，首次明确表态：“认为商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。二审法院认为良品计画委托我国大陆境内厂家生产加工第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在我国大陆境外，不属于《商标法》第31条规定的‘已经使用并有一定影响的商标’符合《商标法》的立法原意。”通过再审决定可以看出最高人民法院的观点是，在国内生产但仅在国外销售的商品所使用的商标，不属于在中国大陆进行了使用。同理，在国内代工生产的品牌只在国外销售，也不应被视为在国内使用，当然不侵犯他人商标权。

【法条链接】

《中华人民共和国商标法》

第一条 为了加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展，特制定本法。

第七条 申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。

商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责。各级工商行政管理部门应当通过商标管理，制止欺骗消费者的行为。

第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

《中华人民共和国合同法》

第二百五十一条 承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。

承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。

第三百九十六条 委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。