关于中美欧判断修改超范围的研究

张慧明

摘要：修改是大部分发明专利申请都要经历的，在允许申请人对专利申请文件进行修改的同时，专利法第33条也对其进行了限制，即修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围[1]。本文研究美欧有关修改法条的立法宗旨、判断主体、原则和方式，以及我国“修改超范围”专利体系的现状，通过借鉴美欧相关体系给出我国关于“修改超范围”法条和操作上的建议。

关键词：发明专利申请　修改　超范围

引言

修改是大部分发明专利申请都要经历的。申请人有可能主动修改，也有可能根据审查通知书所指出的问题，为了克服缺陷做出修改。判断修改超范围标准在很大程度上影响发明专利的授权范围和授权后权利要求的稳定性。专利法第33条也对修改进行了限制，即发明专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。究其原因在于我国专利法采用的是“先申请原则”。既要保护申请人对所获得专利权的合法权益，又要维护公众可以从专利文件中获得公开披露的技术信息。如果允许对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对公众或第三人不公平[2]。审查实践中，如何正确判断修改是否超范围存在比较大的争议。因此，为了提高审查效率，需要完善和改进对修改超范围的判断规则，同时为了维护专利申请人应享有的合法权益和社会公众可以分享到授权专利披露的信息，统一判断修改超范围标准成为亟待解决的问题。作者认为对判断发明申请修改超范围法律问题进行研究有着重要的法学理论意义和现实意义。

一、国外关于“修改超范围”立法与实践经验的借鉴

（一）美国

1．立法宗旨

美国专利法有关“引入新内容”的描述有如下两条：

35 U.S.C.（United States Code）132规定，修改不应在发明的公开中引入新的内容。

35 U.S.C.251规定，不得在再公告申请中引入新内容。

35 U.S.C.112第1段：说明书应当包含对发明的文字描述，对制造与使用该项发明的方法和步骤，要求使用完整、清晰、简明而确切的语句加以描述，以使本领域的普通技术人员，或者说与该项发明密切相关的人能够制造及使用该项发明，说明书还应当阐述发明人预期的实施该项发明的最佳方式。最佳方式即最佳实施例。上述的35U.S.C.112第1段包括三个不同方面的要求，即文字描述要求、可实现性要求和最佳实施方式要求[3]。

2．判断原则

《美国专利审查程序手册》（MPEP）有关“引入新内容”的描述规定：如果申请公开内容中增加了新内容，无论其是在摘要、说明书或附图中，审查员都应当适当根据35U.S.C.132或251反对申请人将新内容的引入；如果新内容加入到权利要求中，审查员应当根据35U.S.C.112第1段——文字描述要求驳回该权利要求。原始提交的权利要求书和说明书二者都是公开内容的一部分。因此，如果原始提交的申请中存在被权利要求公开却未在说明书其余内容中公开的内容，申请人可以允许修改说明书以包括该权利要求保护的主题。还有一种情况，没有修改权利要求，但申请人修改说明书导致添加了新内容，只要任一权利要求的限定受到加入内容的影响，就应根据35U.S.C.112第1段驳回该权利要求。

3．判断主体

判断修改是否超范围的判断主体是本领域技术人员。

4．判断方式

美国专利法35U.S.C.132规定了修改超范围的判断方式：修改不应在发明的公开中增加新的内容。

在《美国专利审查程序手册》中又对其作了进一步解释：对发明的公开不仅包括所提交的说明书和附图，还包括原始权利要求书。修改过程中，没有记载在原始说明书、附图和权利要求书中的内容被称为新内容[4]。

（二）欧洲

1．立法宗旨

《欧洲专利公约》（EPC 14th edition）第123条第2项规定：如果申请文件的修改包含超出了原申请文件记载的内容的主题，那么修改是不能允许的[5]。欧专局（EPO）认为上述法条的法律内涵是：不允许申请人通过加入未曾在原始申请文件中记载的主题的手段以完善发明，否则会给予申请人不正当的利益，并且会导致专利权的不确定性。如果存在修改超范围的情况，无论授权文本中扩大或缩小了权利要求保护范围，对公众来说都是不公平的。

欧专局《审查指南》中还对修改超范围的立法宗旨做出了一步解释：如果申请内容有所变化，例如，通过增加、删除或改变的方式，致使本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接或毫无疑义地导出，即使考虑了对本领域技术人员隐含的内容也不能导出，那么，应当认为该修改引入了超出原始申请内容的主题，因此，不允许[6]。

2．判断原则

依据上述立法宗旨和立法思想，欧专局《审查指南》规定适用第123条第（2）款时的基本原则是：如果在考虑了对于所属领域的技术人员而言隐含的信息后，申请内容的整体变化致使所属领域的技术人员得到了一定的信息，而该信息无法由原申请记载的信息“直接地、确定地得到”，则这种修改就应当视为引入了超出原始申请内容的主题。

3．判断主体

判断修改是否超范围的判断主体是本领域技术人员。

4．判断方式

在申诉委员会的判例T823/96中认为，术语“隐含内容”仅是指没有明确记载但是根据明确记载的内容可以清楚地、毫无疑义地导出的信息，必须同时考虑公知常识以决定从文件的明确记载的内容中能清楚地、毫无疑义地导出什么内容。

二、完善判断发明专利“修改超范围”的法律制度

（一）我国“修改超范围”专利体系的现状

1．立法宗旨

我国专利法第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。该法条的立法宗旨在《实施细则》和《审查指南》中没有做出进一步诠释，比较一致的观点认为法条设定归咎于：

（1）我国专利制度采用先申请制，因此不能允许申请人在申请日后通过修改而引入原说明书和权利要求书中未记载的新的技术内容，否则对于公众来说是不公平的。

（2）原申请文件中难免由于各种原因会存在用词、表达不准确、不清楚，权利要求书得不到说明书支持、权利要求保护的范围不恰当等缺陷，如果不克服这些缺陷，就会影响专利保护范围的确定性和稳定性，甚至导致申请人无法获得专利权，同时也会影响公众对专利信息的利用。众所周知，申请专利的发明创造应当为在申请日之前已经完成的发明创造，一项发明尚未完成就申请专利，以求较早的获得专利保护，是对公众利益的侵犯，不利于鼓励真正的发明创造[7]。

2．判断原则

《审查指南》规定了具体的判断原则：如果申请的内容通过增加、改变和／或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。

如何理解“原说明书和权利要求书记载的范围”是判断修改是否超范围的关键所在。这个范围是指既包括原说明书和权利要求书文字记载的内容，又含有根据原申请文字记载内容和说明书附图直接地、毫无疑义地确定的内容，这两方面内容共同划定的内容构成原说明书和权利要求书记载的范围，不包括任何优先权文件的内容。

3．判断主体

判断修改是否超范围的主体是本领域技术人员。

4．判断方式

修改是否超范围的判断方式：修改后的文本是否可以从原始申请文件中“直接地、毫无疑义地确定”。然而其含义在审查指南中并没有确切给出定义，是一个抽象的名词。

综上所述，通过以上关于“修改超范围”专利体系对美欧日和我国现状的分析，可归纳出以下几点：有关“记载的范围”，在美欧判断原则中，我国的“原说明书和权利要求书”与欧洲的“原申请”、日本的“最初说明书”相同，都是指在申请日提交的权利要求书、说明书和附图，但不包括优先权文本的内容。从有关修改的法律规定上来看，关于“修改不得超范围”在内容上是基本相同的。立法宗旨上，虽然我国在《审查指南》中没有明确的解释，但是三国基本上是相同的，其基本出发点都是采用“先申请制”，为了平衡申请人与公众（或第三人）之间的利益，所以允许申请人在递交申请文件之后可以进行修改，并对修改做出了一定的限制。判断主体都是所属领域技术人员。判断原则：欧洲与我国基本相同，只是在表述上略有差别，我国和欧洲都是“直接地、毫无疑义地”，但我国为“记载的范围”，相比较欧洲是“隐含内容”。由此可见，我国在“修改超范围”专利体系上还存在不足，需要进一步完善和改进。

（二）完善我国“修改超范围”专利体系的建议

1．立法方面的完善

（1）《专利法》层面

《专利法》第33条的规定，对申请人的修改一方面赋权，另一方面限权。前半句在立法上赋予申请人可以修改的权力，然而后半句是对修改做出了限制，即修改不得超范围。此处的“范围”是指“原说明书和权利要求书记载的范围”。而“记载的范围”的“范围”是如何的，审查部门和实务界一致存在较大的分歧和争议。从我国以专利法第33条作为驳回理由案件的日趋增多可以看出，我国现行《专利法》此处的“记载的范围”在审查部门的审查实践层面上稍有些严格。审查部门经常的判断原则是与原文的记载和文字一致。因此，建议对“记载的范围”的释义规定细化，应借鉴美欧的规定，使其含义更加明确具体，更加趋于合理化。

（2）《专利法实施细则》层面

①立法宗旨的解释。我国《专利法实施细则》没有对专利法第33条的立法宗旨做出明确的解释，而美欧日都对该条款的立法宗旨有明确的诠释。因此，阐明专利法第33条的立法宗旨，使该法条在专利体系中更加完整和严谨，有助于审查员及专利申请人对“修改不得超范围”立法意义的明确，并且有助于审查员在审查案件时对运用专利法第33条的把握，有助于申请人或代理人合法利益的保护，及撰写高质量的申请文件。

②增加申请人主动修改的时机。我国现行《实施细则》第51条第1款规定了主动修改时机。为了鼓励发明创造，更好地维护申请人的利益，理论上，对于符合专利法第33条的任何修改，专利局似乎都应该是可以接受的。是否在《实施细则》的层面上酌情考虑增加申请人主动修改的时机，给其机会修改申请文件，也符合鼓励发明创造的宗旨。

2．实践操作的完善

应对不同案情进行科学分类，增加典型案例，制作成册，方便审查员和申请人查阅和参考。由于在专利审查中具体案情千差万别，其具有复杂性、修改方式不唯一性和不可确定性，经常会出现一些难以判断和把握的情况，有时甚至会出现不同的审查员根据相同的法律条文对同一事实得出截然不同的审查结论的情况。因此，应尽可能细化如何判断“修改超范围”，对不同的案情进行科学分类，提供具有指导意义的案例。

参考文献

[1]《专利法》2008年修正．第33条．

[2]尹新天．新专利法详解［M］．北京：知识产权出版社，2011：410-411.

[3]美国专利法．http://www.sipo/exmain_admin/xueshu/xinxi/uspto.

[4]美国专利审查程序手册．2007年9月．185-186.

[5]《欧洲专利公约》EPC_14th_editoin.

[6]《欧洲专利审查指南》.http://www.sipo/exmin_admin/xueshu/xinxi/wenjian.

[7]金泽俭，等．专利申请文件修改的限制［J］．知识产权，2002年增刊：203-205.