6 基于说明书澄清权利要求的可行性——北京中贸促商务咨询中心诉专利复审委员会专利权无效行政案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

北京市第一中级人民法院(2014)一中知行初字第2553号行政判决书

2.案由:专利权无效行政纠纷

3.当事人

原告:北京中贸促进商务咨询中心

被告:专利复审委员会

【基本案情】

本案所涉及的第21569号无效宣告审查决定(简称被诉决定),其系专利复审委员会针对北京中贸促商务咨询中心(简称中贸中心)就王恩远所拥有的名称为“一种硅酸锆陶瓷喷砂珠”的第200810045235.7号发明专利(简称本专利)所提无效宣告请求而作出的。

其中,本专利权利要求1请求保护一种硅酸锆陶瓷喷砂珠,具体限定了“其特征在于:具有下面的化学组成,用基于氧化物的重量计算的重量百分数表示为:50~80%的ZrO2和HfO2;4.5~6.5%的Al2O3或4.5~6.5%的CaO;合物中不含CaO时,SiO2的量占组合物的15~45%,当组合物中含CaO时,SiO2的量占组合物的10~45%。”

中贸中心认为本专利权利要求1系开放式的权利要求,并且权利要求1表述清楚,无需引入说明书对其该权利要求1作出“排除含有Y2O3和CeO2这两种成分”的解释。在此基础上,本专利具备《中华人民共和国专利法专利法》(简称《专利法》)第二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性。

专利复审委员会否定了中贸中心的前述主张,并于2013年11月19日作出被诉决定,维持了本专利有效。

中贸中心不服被诉决定,向法院提起行政诉讼称被诉决定关于权利要求1保护范围的确定认定有误。第一,权利要求书是用于限定专利权保护范围的法律文件,如果权利要求本身的文字表达已经足够清楚,使得公众能够根据权利要求的文字确定其保护范围,就不应当依据本专利的说明书来确定其权利要求的保护范围。本专利权利1即属于前述情形,在其本身已经很清楚的情况下,无需引入说明书对权利要求1进行解释。第二,本专利权利要求1属于“开放式”的权利要求,其并没有当然排除含有Y2O3和CeO2这两种成分的可能

【案件焦点】

1.本专利权利要求1是否具备《专利法》第二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性;2.在本专利权利要求1的内容本身已经很清楚的情况下,是否需引入说明书对本专利权利要求1进行解释,并且本专利权利要求1系一开放式的权利要求,其是否当然排除含有Y2O3和CeO2这两种成分的可能。

【法院裁判要旨】

北京市第一中级人民法院经审理认为:在对原告的诉讼主张进行评述之前需对确定涉案专利权利要求的内容时的权利要求书与说明书二者的关系予以认定。在解释权利要求时,应当以权利要求记载的技术内容为准,根据说明书及附图、现有技术、专利对现有技术所做的贡献等因素合理确定专利权保护范围;既不能将专利权保护范围拘泥于权利要求书的字面含义,也不能将专利权保护范围扩展到所属技术领域的普通技术人员在专利申请日前通过阅读说明书及附图后需要经过创造性劳动才能联想到的内容。专利说明书及附图可以用以对权利要求字面所限定的技术方案的保护范围作出合理的解释,即把与权利要求书记载的技术特征等同的特征解释进专利权保护范围,或者依据专利说明书及附图对某些技术特征作出界定。权利要求书与说明书作为一个有机整体,不能单独割裂开来。说明书是权利要求书生成的基础,其系权利要求的语境和背景,直接体现了权利要求所要表达的发明方案。与此同时作为权利要求的核心价值,亦不在于其文字记载本身,而是其所要表达的技术方案。当权利要求中的技术特征所表达的技术内容不清楚时,可以在通读说明书的基础上,基于对涉案专利背景技术的理解澄清该技术特征的含义。

在此基础上,被告通过结合说明书的记载,基于对涉案专利背景技术的理解,对本专利权利要求1中的技术特征所表达的内容予以澄清,据此作出相应的解释,该情形并无不当,予以支持。

北京市第一中级人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》[9]第五十四条第(一)项之规定,判决:

维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第21569号无效宣告请求审查决定。

【法官后语】

在解释权利要求时,不能将专利权保护范围拘泥于权利要求书的字面含义,也不能将专利权保护范围扩展到所属技术领域的普通技术人员在专利申请日前通过阅读说明书及附图后需要经过创造性劳动才能联想到的内容。在权利要求中的技术特征所表达的技术内容不清楚、在理解上存在缺陷、技术特征之间存在矛盾的情况下,可以通过结合说明书的记载,基于对涉案专利背景技术的理解,对权利要求通过澄清、弥补和特定情况下的修正进行解释。

之所以强调可以通过说明书对权利要求中的技术特征予以解释,原因在于:第一,基于信赖保护利益原则的考量。在专利授权确权程序中,专利权人基于对专利局授予其专利相应的专利权的信任产生信赖利益,且该信赖利益因其具有正当性而应当受到保护,非有法定事由和非经法定程序,专利复审委员会不得随意撤销已经授予专利权人的专利权。第二,基于弥补我国专利授权后专利权人权利救济方式欠缺的考量。在我国目前的《专利法》体系中,专利申请一旦授权,只有在专利无效宣告请求审查程序中,专利权人才能获得有限的修改权,而在其他情形下不得修改。即便如此,专利权人的修改权是极为有限的,《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.2节规定了修改权利要求的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。如果在实质审查程序中,基于涉案专利申请时审查员对本领域技术的认知水平、专利审查标准的尺度等主客观原因未对该专利权利要求的保护范围予以正确界定而给予了其专利权,但在无效宣告审查程序中,确有正当理由使得本专利可能基于此理由而被宣告无效,此时依据现有法律专利权人完全没有救济的途径,这对于专利权人而言是显然不公平的。

进一步而言,如何解决我国现行《专利法》授权后程序的不足给专利权人带来的弊端是值得我们关注和思考的。若不能短时间内通过修法或出台相关的司法解释以保障专利权人获得专利授权后的权利,则基于说明书记载的内容来澄清、弥补和特定情况下的修正对权利要求进行解释是具有可实践性的。

编写人:北京知识产权法院 郭伟