11　多项职务发明共存时，部分发明人奖励、报酬的确定——张志利诉北京华夏聚龙自动化股份公司职务发明创造发明人奖励、报酬案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

北京市高级人民法院(2014)高民(知)终字第4815号民事判决书

2.案由：职务发明创造发明人奖励、报酬纠纷

3.当事人

原告(被上诉人)：张志利

被告(上诉人)：北京华夏聚龙自动化股份公司(以下简称华夏聚龙公司)

【基本案情】

张志利在华夏聚龙公司任职期间，参与了该公司对“纸币打捆机”及相关“综合纸币处理系统”等项目的研发、设计工作。

自2011年7月至2012年8月，华夏聚龙公司向国家知识产权局申请了8项专利。关于该8项专利的相互关系，实用新型专利“纸带缠绕机构”、实用新型专利“纸币拉紧控制装置”、实用新型专利“整捆纸币压紧控制装置”、实用新型专利“整理斗挡币板翻转机构”(专利号为201120247962.9)、实用新型专利“整理斗挡币板翻转机构”(专利号为201120247965.2)及实用新型专利“整捆纸币翻出装置”所保护的技术方案均为发明专利“一种纸币打捆机”技术方案的组成部分，而发明专利“一种纸币打捆机”所保护的技术方案则为实用新型专利“综合纸币处理系统”技术方案中的一个组成部分。

张志利主张实用新型专利“纸带缠绕机构”、实用新型专利“整理斗挡币板翻转机构”(专利号为201120247962.9)、实用新型专利“整理斗挡币板翻转机构”(专利号为201120247965.2)、实用新型专利“整理斗挡币板翻转机构”、实用新型专利“整捆纸币翻出装置”及发明专利“一种纸币打捆机”等6项专利的发明人均署名为张志利、张建军或张建国，但张建军或张建国实际并未参与相关技术研发，对相关专利并未作出实质性的贡献。故张志利主张前述6项专利的发明人不应包括张建军或张建国。华夏聚龙公司对此不予认可，主张在相关专利上署名的发明人均对该专利的研发和授权做出实质性贡献，应享有平等的权益。

华夏聚龙公司除按月支付张志利工资外，还先后于2010年11月、2011年12月分别支付张志利7000元，共计14000元。华夏聚龙公司主张该款项系根据公司的《产品开发奖励及提成管理办法》等规章制度支付张志利的“综合纸币处理系统”项目奖励，该项目奖励已包含了依照专利法规定应支付张志利的前述8项职务发明专利的奖金和报酬，故不同意再支付张志利其他费用。

张志利认可前述款项系华夏聚龙公司针对“综合纸币处理系统”项目而支付的项目奖励，但主张该款项系华夏聚龙公司为激励项目人员快速、高效地完成项目而支付的单纯项目奖励，并非专利法意义上被授予职务发明专利权的单位应支付发明人的奖金和报酬；张志利对华夏聚龙公司提交的《产品开发奖励及提成管理办法》亦不予认可，主张其仅见过该管理办法的征求意见稿，对有些内容并不同意，该管理办法并未真正实行，故主张华夏聚龙公司并非按照《产品开发奖励及提成管理办法》的相关规定支付其前述项目奖励。

【案件焦点】

1.涉及多个发明人的职务发明中的部分发明人是否有权单独向专利权人主张奖励和报酬；2.同一专利产品上多项职务发明共存时，发明人应得的报酬数额应当如何确定。

【法院裁判要旨】

北京市第二中级人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国专利法》相关规定，发明人有权在职务发明创造的专利文件中写明自己是发明人。本案中，涉案8项授权专利的相关专利文件中的发明人一栏均载明除张志利外，还有张建军或张建国等其他发明人，故认定在涉案8项授权专利的相关专利文件中发明人一栏署名的人员均应认定为发明人。

根据《中华人民共和国专利法》及其实施细则相关规定，被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人给予合理的报酬。被授予专利权的单位可以与发明人约定或者在其依法制定的规章制度中规定前述奖励、报酬的方式和数额。被授予专利权的单位未与发明人约定也未在其依法制定的规章制度中规定奖励的方式和数额的，应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元；一项实用新型专利的奖金最低不少于1000元。被授予专利权的单位未与发明人约定也未在其依法制定的规章制度中规定报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不少于2%，作为报酬给予发明人，或者参照上述比例，给予发明人一次性报酬。因此，张志利作为涉案8项专利的职务发明人，有权要求华夏聚龙公司支付其相应的奖金和报酬。

华夏聚龙公司主张根据公司的《产品开发奖励及提成管理办法》等规章制度，已分别于2010年11月、2011年12月先后两次支付张志利涉案8项职务发明专利的奖金和报酬共计14000元，故不同意再支付张志利其他款项。张志利认可先后两次收到华夏聚龙公司支付的“综合纸币处理系统”项目奖励共计14000元，但主张该14000元并非专利法意义上被授予职务发明专利权的单位应支付发明人的奖金和报酬。对此，华夏聚龙公司应当对张志利知晓《产品开发奖励及提成管理办法》及其系按照该办法相关规定支付张志利相应的奖励承担举证责任，但本案证据表明华夏聚龙公司并未按照《产品开发奖励及提成管理办法》的相关规定支付张志利相应奖励。理由在于：一方面，华夏聚龙公司首次支付张志利7000元奖励的时间为2010年11月，远远早于《产品开发奖励及提成管理办法》中载明的执行(生效)时间2011年8月。另一方面，华夏聚龙公司无证据证明张志利知晓的《产品开发奖励及提成管理办法》(征求意见稿)与其现提交的《产品开发奖励及提成管理办法》内容一致。综上，对华夏聚龙公司提交的《产品开发奖励及提成管理办法》不予采信，并认定华夏聚龙公司虽已支付张志利“综合纸币处理系统”的项目奖励14000元，但其并非按照《产品开发奖励及提成管理办法》的相关规定支付张志利该款项。鉴于华夏聚龙公司的规章制度中并未对支付职务发明创造的发明人奖励、报酬的数额和方式做出规定，且本案中亦无其他证据证明其与张志利之间曾就“综合纸币处理系统”项目的奖励、报酬数额和方式作出约定，故华夏聚龙公司应按照不低于法定标准支付张志利相应的奖励和报酬。

关于华夏聚龙公司是否应当另行支付张志利奖金，综合考虑专利法相关规定、涉案专利的性质和数量，张志利在涉案专利技术研发过程中的贡献以及华夏聚龙公司已支付张志利的项目奖励情况等因素，华夏聚龙公司已支付张志利的“综合纸币处理系统”项目奖励14000元不低于专利法规定的被授予专利权的单位应支付职务发明人的法定最低奖金标准，故该款项可视为华夏聚龙公司已支付张志利的奖金。此种情况下，认定华夏聚龙公司无需再支付张志利涉案专利的奖金。张志利虽然主张该14000元系单纯的项目奖励，并非专利法意义上被授予职务发明专利权的单位应支付职务发明人的奖金，但鉴于张志利认可该款项系华夏聚龙公司就其参与“综合纸币处理系统”项目的研发而于工资之外额外支付的奖励，故对张志利的上述主张不予采纳。

关于华夏聚龙公司应支付张志利的报酬数额，法院将根据专利法及其实施细则相关规定，在综合考虑华夏聚龙公司涉案专利技术的性质和授权时间、涉案专利应用的领域和范围、涉案专利产品可能占华夏聚龙公司产品的比重、涉案专利产品当前的销售情况、平均市场价格及营业利润、剩余专利权有效期限、涉案8项专利的相互关系及共同发明人的情况等予以酌定。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第十六条，《中华人民共和国专利法实施细则》第七十六条、七十七条、七十八条之规定，判决：

一、被告华夏聚龙公司于本判决生效之日起十日内，向原告张志利支付涉案八项专利的报酬十五万元；

二、驳回原告张志利的其他诉讼请求。

后张志利提起上诉，北京市高级人民法院二审判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

关于职务发明创造的发明人或设计人的请求权基础，依据《专利法》第十六条、《专利法实施细则》第七十六条、第七十七条、第七十八条及《合同法》第三百二十六条第一款的规定，报酬请求权的基础有二：一是合同请求权，即当事人约定了支付报酬，专利权人(用人单位)不支付，发明人或者设计人根据合同向专利权人(用人单位)主张报酬请求权；二是法定请求权，即当事人没有约定报酬请求权，则发明人或者设计人直接依据上述规定向专利权人(用人单位)主张报酬请求权。通常合同请求权应优先于法定请求权适用，只有没有合同请求权的情形下，才能适用法定请求权。

本案中，华夏聚龙公司应当对张志利知晓《产品开发奖励及提成管理办法》及其系按照该办法相关规定支付张志利相应的奖励和报酬承担举证责任，但本案证据表明华夏聚龙公司并未按照《产品开发奖励及提成管理办法》的相关规定支付张志利相应奖励和报酬。鉴于华夏聚龙公司的规章制度中并未对支付职务发明创造的发明人奖励、报酬的数额和方式做出规定，且本案中亦无其他证据证明其与张志利之间曾就“综合纸币处理系统”项目的奖励、报酬数额和方式作出约定，故张志利应依据法定请求权要求华夏聚龙公司按照不低于法定标准支付其相应的奖励和报酬。

司法实务中，不少职务发明创造的发明人系两人以上，而提起职务发明奖励和报酬纠纷的发明人并非全部发明人。那么，部分发明人是否有权单独向专利权人主张其应得的奖励和报酬份额?法院是否应当通知其他发明人参加诉讼?如果其他发明人参加诉讼，其是以什么身份参加?我们认为，在确定是否通知其他未参加诉讼的发明人参加诉讼前，首先应分析职务发明创造的发明人主张权利或报酬的性质。当职务发明创造被授权后，在发明人和专利权人之间便形成了债权债务关系，即用人单位为债务人，发明人(员工)为债权人。当发明人为两人以上时，由于法律并未规定共同发明人对专利权人享有的债权为连带债权，且各个发明人之间通常也不会作出连带债权的约定，故不应当认定共同发明人对专利权人享有的奖励和报酬请求权为共同债权，各个发明人应按照自己的份额享有权利，即各个发明人有权就其享有的份额向专利权人主张应得的奖励和报酬数额。进一步而言，在涉及多个职务发明人的奖励和报酬纠纷中，即使某一发明人就其享有的份额放弃向专利权人主张权利，其放弃的权利也不应由其他发明人承继，故专利权人可得以免除向该发明人支付奖励和报酬的义务。

综上，我们主张，涉及多个发明人的职务发明中的部分发明人有权单独向专利权人主张奖励和报酬。本案中，涉案8项授权专利的相关专利文件中的发明人一栏均载明除张志利外，还有张建军或张建国等其他发明人，故法院认定在涉案8项授权专利的相关专利文件中发明人一栏署名的人员均应认定为发明人，并在确认张志利有权单独向华夏聚龙公司主张奖励和报酬的基础上，在酌定张志利应得的奖励和报酬数额时充分考量了涉案8项授权专利的共有发明人情况。

本案中，张志利据以主张权利的职务发明创造共有8项，且涉案8项授权专利均附着在发明专利“一种纸币打捆机”上或以该发明专利的实施为依归，故法院在酌定该报酬数额时，重点考量了发明专利“一种纸币打捆机”的实施所能实现的营业利润，并在此基础上综合考虑华夏聚龙公司涉案专利技术的性质和授权时间、涉案专利应用的领域和范围、涉案专利产品可能占华夏聚龙公司产品的比重、涉案专利产品当前的销售情况、平均市场价格及营业利润、剩余专利权有效期限、涉案8项专利的相互关系及共同发明人的情况等酌情确定了华夏聚龙公司应当支付张志利的报酬数额。

编写人：北京市第二中级人民法院　刘义军

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[1]《行政诉讼法》已于2014年11月1日修正，2015年5月1日实施，下文同。

[2]韦晓云：“专利侵权中先用权抗辩问题研究”，载《电子知识产权》2005年第2期。赵栋：“专利先用权中若干基本法律问题初探”，载《科技与法律》2011年第3期。饶先成：“论专利先用权的法益内涵及其影响”，载《浙江树人大学学报》2014年3月第14卷第2期。

[3]张学军：“先用权抗辩在专利审判中的适用”，载《人民司法案例》2008年第22期。

[4]陈子龙：“关于先用权‘原有范围’的再思考”，载《法学》1998年第7期。

[5]黄贤福：“专利制度中先用权‘原有范围’的界定——谈专利法第63条”，载《电子知识产权》2003年第1期。

[6]方晓宇：“先用权的范围与专利法上的利益平衡”，载《法制与社会》2011年9月。

[7]《行政诉讼法》已于2014年11月1日修正，2015年5月1日实施，后文同。

[8]《行政诉讼法》已于2014年11月1日修正，2015年5月1日实施。

[9]《行政诉讼法》已于2014年11月1日修正，2015年5月1日实施。

[10]最高人民法院公报总第43期，北京锅炉厂诉潘代明专利权属纠纷上诉案。

[11]侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。

[12]北京市高级人民法院(2004)高民终字第1051号判决书。